Ситуация, когда товарный знак регистрируется про запас с целью его использования в будущем, – не редкость. Многие считают регистрацию абсолютной и бессрочной защитой своих прав на бренд. Но это не совсем так: хотя регистрация и подтверждает исключительные права, она сама по себе не гарантирует абсолютной защиты. Дело в том, что правообладатель обязан еще и использовать свой товарный знак. Если компания не использует товарный знак в течение любых трех лет после регистрации, этим могут воспользоваться конкуренты. Закон предоставляет право лицам, заинтересованным в регистрации аналогичного товарного знака, в судебном порядке добиться прекращения правовой охраны товарного знака, что будет означать прекращение исключительных прав на него (п. 1, 4 ст. 1486 ГК РФ), а значит, возможность последующей регистрации прав на этот знак заинтересованным конкурентом. Чтобы компания не лишилась товарного знака, лучше готовиться к вероятности подобного судебного спора заранее, даже когда еще ничто не предвещает такого поворота событий.

Использование бренда не ограничивается проставлением знака самим владельцем

Если компании-правообладателю будет предъявлен иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, то ей необходимо будет доказывать, что на самом деле она использует товарный знак (п. 3 ст. 1486 ГК РФ). Долгое время практика была консервативна в определении того, что именно можно считать использованием: случалось, что фактическое использование товарного знака не всегда признавалось его использованием в юридическом смысле, в результате чего правообладатели лишались своих прав. Проблема в том, что понятие использования в российском законодательстве сформулировано не настолько широко, чтобы включать в него абсолютно все возможные случаи фактического использования товарных знаков.

Цитируем документ

Под использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, <…> либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, <…> за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (п. 2 ст. 1486 ГК РФ).

Другими словами, под использованием понимается, во-первых, проставление товарного знака на товаре и упаковке самим правообладателем, во-вторых, его использование другим лицом по лицензионному соглашению, в-третьих, использование товарного знака другим лицом, но под контролем правообладателя. Больше всего спорных моментов возникает в последних двух случаях – когда в использовании товарного знака принимает участие сторонняя компания. Например, когда правообладатели обращаются к сторонним производителям для выпуска продукции под своим товарным знаком, но документальное оформление отсутствует или имеет изъяны. Кроме того, много вопросов вызывает использование под контролем правообладателя: факт контроля нужно доказать в суде, однако устойчивой судебной практики о том, какие именно действия можно считать контролем, пока нет.

Отсутствие зарегистрированного лицензионного соглашения – риск для товарного знака

Помимо фактического использования товарного знака важно документальное оформление отношений между правообладателем и компанией, которая непосредственно занимается нанесением товарного знака на товары или упаковку. Из двух допускаемых законом способов более надежным является именно использование с заключением лицензионного соглашения. Фактическое проставление товарного знака на товарах третьим лицом без лицензионного соглашения суд может не расценить как использование под контролем правообладателя, поэтому последний рискует потерять права на товарный знак.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Товарный знак «PRAWDA» («ПРАВДА»), зарегистрированный на одну компанию, проставляла на товары другая компания, которая действовала на основании устной договоренности с правообладателем. Третья компания заявила о досрочном прекращении прав на этот товарный знак, ссылаясь на отсутствие его легального использования, поскольку сам правообладатель товарный знак на товарах не проставляет, а лицензионный договор между правообладателем и компанией, которая наносит товарный знак на товары, не заключен. Элемента контроля правообладателя за производством тоже не установлено. Суд признал этот товарный знак неиспользуемым и аннулировал его охрану, несмотря на то, что фактически он использовался (определение ВАС РФ от 04.06.07 № 5776/07).

Даже в тех ситуациях, когда товарный знак используется на основании подписанного лицензионного договора, есть риски утратить права на знак, если имеются основания для признания этого договора незаключенным или недействительным. Так, суд может счесть недоказанным факт использования товарного знака, если лицензионный договор недействителен из-за отсутствия его регистрации (п. 2 ст. 1235 ГК РФ, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.05.08 № 09АП-18111/2007-АК). Аналогичные последствия возможны, если лицензионный договор считается незаключенным из-за отсутствия в нем условия о размере вознаграждения лицензиара или порядке его определения (п. 5 ст. 1235 ГК РФ). Поэтому, если правообладатель наносит товарный знак на продукцию не самостоятельно, нужно уделить особое внимание правильному оформлению и регистрации лицензионных соглашений. Если же лицензионное соглашение отсутствует совсем, то наличие каких-либо других связей между правообладателем и компанией, фактически использующей товарный знак (например, ссылка на их аффилированность), не поможет (определение ВАС РФ от 19.07.11 № ВАС-8470/11).

Суды оценивают объем использования товарного знака

Если товарный знак зарегистрирован в отношении многих классов МКТУ, но фактически используется в меньшем объеме, правообладатель рискует лишиться части прав. В спорах об аннулировании товарного знака немаловажный вопрос – об объеме его использования. Во-первых, использование должно быть эффективным, то есть адекватным для рынка. Адекватным для рынка является производство существенных партий товара, а не единичных его экземпляров (исключение представляют лишь некоторые сферы – например, рынок эксклюзивных автомобилей, где массовое производство не предполагается). Во-вторых, проверка использования товарного знака производится по каждому из классов МКТУ, в отношении которого он зарегистрирован. Если знак зарегистрирован для множества товаров (услуг), но используется только для части из них, суд не признает автоматически факта использования в отношении всех зарегистрированных классов. В такой ситуации скорее всего суд признает, что товарный знак не используется частично и аннулирует его регистрацию в отношении соответствующих классов МКТУ (постановление ФАС Московского округа от 31.08.05 по делу № А40-67540/04-51-672).

Правообладателю важно собирать доказательства контроля за использованием знака

В ситуации, когда лицензионные соглашения вообще не заключались, компании можно использовать второй предусмотренный законом способ – подтвердить, что товарный знак использовался с ее согласия и под ее контролем. Прежде всего потому, что нет четкого определения, что понимается под таким контролем и чем его наличие можно подтвердить. Однако шанс доказать это все же есть.

Так, в одном деле спор касался товарного знака в виде этикеток, об использовании этого товарного знака был заключен лицензионный договор, однако лицензиат использовал только часть элемента этикетки – словесное обозначение. Суд учел, что словесное обозначение полностью воспроизводит спорный товарный знак и квалифицировал это как опосредованное использование товарного знака правообладателем, несмотря на то, что само словесное обозначение предметом лицензионного договора не являлось (определение ВАС РФ от 18.04.12 № ВАС-4005/12). В другом деле суд счел доказанным факт производства товаров на территории КНР и их ввод в гражданский оборот на территорию России. Компания представила документы, подтверждающие изготовление по ее заказу коробок (для упаковки товара) с изображенным на них товарным знаком, а также договоры поставки и документы, подтверждающие их выполнение: накладные, счета-фактуры и т. д. (постановление ФАС Московского округа от 08.07.11 по делу № А40-58813/10-19-467, оставлено в силе определением ВАС РФ от 25.10.11 № ВАС-13656/11).

Один из удобных способов, который используют на практике крупные компании, – это создание своего рода картотеки с подробным досье на каждый товарный знак. В этом досье протоколируются случаи использования товарного знака с указанием того, когда, где, в каком объеме и в какой форме он использовался.

Такие решения нельзя назвать преобладающими: судебная практика пока довольно неоднородна. Очевидно одно: если же товарный знак используется по заказу правообладателя третьими лицами без заключения с ними лицензионных соглашений, правообладателю важно тщательно оформлять все действия, которые могут подтвердить, что с его стороны присутствовал контроль за использованием товарного знака.

Заявление об аннуляции товарного знака могут подать только заинтересованные лица

От массовых атак на товарные знаки правообладателей спасает установленное законом правило о том, что заявления о досрочном прекращении правовой охраны могут подавать только заинтересованные лица (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Заинтересованным может признаваться только то лицо, которое способно быть субъектом права на товарный знак: индивидуальный предприниматель или компания (как коммерческая, так и некоммерческая). Причем к этой категории не относятся физлица (в том числе патентные поверенные, адвокаты) или компании, которые оказывают юридические услуги, действуют в интересах третьих лиц, но подают заявления от своего имени (п.1, 2информационного письма Роспатента от 20.05.09 № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием»).

Доказательством такого намерения могут быть, например, подготовительные действия к такому использованию: подача заявки на похожий товарный знак для индивидуализации собственных товаров, работ и услуг, разработка маркетинговой стратегии.

Раньше вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности у лица, подавшего заявление, решался коллегией Палаты по патентным спорам при проведении заседания. На нем выяснялось, может ли заявитель выступать в качестве заинтересованного лица, подтверждают ли представленные пояснения и документы его заинтересованность. Сейчас этот вопрос решается арбитражным судом при рассмотрении искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Как правило, заинтересованными лицами признаются производители однородных товаров, которые имеют реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности . Прежде всего это компании, которые обладают исключительным правом на фирменное наименование или на использование коммерческих обозначений, если такое наименование (обозначение) тождественно (сходно до степени смешения) с зарегистрированным товарным знаком. Кроме того, это могут быть правообладатели исключительных прав на тождественные или сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные в другой стране в отношении однородных товаров или услуг (см.определение ВАС РФ от 22.12.11 № ВАС-15990/11).

Если же суд не признает лицо заинтересованным, это обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Исследование вопроса о том, используется ли спорный товарный знак, в таком случае не требуется (определение ВАС РФ от 17.10.11 № ВАС-13329/11).